如何用“正当理由”之盾阻却“撤三”之矛

文 | 张芷璇

引言

7月3日，欧洲法院（CJEU）作出了一例关于“临床试验”不构成对注册商标“不使用撤销”制度阻却事由的判决。[1]上诉方Viridis是一家医药品公司，其拥有注册商标“Boswelan”。而第三方以“超过5年未在欧盟地区真实使用”为由，提出该涉案商标的撤销申请。欧盟知识产权局上诉委员会随后作出撤销决定，普通法院（GC）予以一审维持。

Viridis公司向CJEU提出上诉称，该商标已经在欧洲地区投入了实际使用，即便不构成实际使用，也由于其正在进行“临床试验”而构成了不使用的“正当理由”。欧洲法院经审理认为，在本案的具体情形下，“临床试验”的时间是商标权人所预知的程序，其时间也在在申请人的控制范围之内；并且权利人直到商标申请3年后才提请临床试验的审批，属于不合理的延迟，因而不构成不使用的“正当理由”。[2]

本案提出了一个值得关注的问题，即在商标不使用撤销制度下，“正当理由”作为阻却事由应当如何认定。在我国行政和司法程序中，对于这一重要规则的认定标准却并不统一。这对于很多持有未使用商标的权利人来说，无疑于一把“达摩克利斯之剑”悬于头顶。那么，从权利人的角度，我们应当如何化被动为主动，运用好“正当理由”这个盾反击“撤三”制度之矛呢？还须从“正当理由”的认定标准进行把握。

一、我国撤三制度下“正当理由”认定之殇

在商标使用愈来愈被重视的今天，绝大多数国家的商标法或者国际公约中都设置了商标不使用撤销制度，相应地，又设有“正当理由”也作为阻却事由。[3]“正当理由”作为撤销制度下的唯一阻却事由，尤其是撤三制度屡被有心人作为不正当竞争路径时，担任着平衡个人利益和公众利益的重要杠杆角色。而我国的“正当理由”入法进程却相对缓慢，直到2001年为加入WTO才被动将其写入《商标法实施条例》第39条第2款中，而13年第三次修法时才被吸纳入《商标法》中。而对于该规则的具体认定标准，则在立法和实践层面上都存在着模糊和不一致。

（一）不同救济层级下认定标准不一

我国商标法为“撤三”制度提供了四个救济层级：商标局、商评委复审、法院行政一审和二审。而行政和司法对于“正当理由”的认定标准却并不统一。

2005年商标局和商评委联合发布的《商标审查和审理标准》中首次以“列举+概括”的方式将“正当理由”明确为下列情形：（1）不可抗力；（2）因政府政策性限制停止使用的；（3）因破产清算停止使用的；（4）其他不可归责于商标注册人的正当事由。

而2010年最高法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件的意见》中第20项中以两层级的方式进行了对“正当理由”的事由的确定：“一是致商标权人停止使用或者未能实际使用注册商标的不可抗力、政策性限制、破产清算等三种客观事由；二是其他致已有真实使用商标意图并且有实际使用的必要准备的商标权人不能实际使用注册商标的客观事由。”而在13年修订的《商标法实施条例》中，正当理由又变为与《商标审查和审理标准》基本一致。

虽然都是“列举+兜底”式立法，但是仔细观察会发现司法和行政机关在“正当理由”的判定上存在不小的差异。司法标准总体要严于行政程序中的标准，主要体现为兜底条款的适用范围更为限缩。

（二）不同法院适用标准不一

笔者以“商标连续三年不使用撤销”“正当理由”为关键词检索选取了几例典型案例，并将其以不同的事由进行分类，以期探索法院在认定标准上的规律。

事由	案号	法院认定理由	认定标准
政策性限制	宝岛案[4]	“在指定期限内停止使用注册商标的情形，系国家烟草专卖局出于政策考虑对烟卷品牌生产的限制。”	实际使用+再使用可能性
三枪案[5]	“三枪公司具有真实使用复审商标的意图，并且有实际使用的必要准备。”	真实使用意图+实际使用必要准备
破产清算	冰花案[6]	“企业改制仅维持 2 个月，对正常的生产经营活动不构成实质性影响。”	破产清算时间+其他
莎芬娜案[7]	孤证证明力不足	破产清算+其他
大自然案[8]	孤证证明力不足	破产清算+其他
三得利案[9]	“商标权人因违规被吊销营业执照而不能使用商标不属于正当理由。”	破产清算的成因
其他事由	兰桂坊案[10]	“单独的前期准备行为不能成为复审商标在指定期间内未使用的正当理由。”	单独前期准备不构成

从以上对比可见，我国各法院对于某一具体事由的认定标准并不统一，从而形成了个案的较大差异，不利于裁判标准的形成，也为企业在应诉过程中带来很大的不稳定性。

二、从严认定为大势所趋

（一）域外趋势

不同于我国的被动入法，很多国家早就通过判例或立法的形式确立了该规则的重要地位。

欧盟在Armin Haupl v. Lidl案[11]中确立了判断“正当理由”的两大要素：一是存在独立于商标权人意志的障碍；二是该障碍直接导致商标的使用不可能或不现实。[12]强调了并非障碍不可归责于商标权人，更不在权利人的控制之下。这一点也在前述Viridis案中得到了确认。

日本《工业所有权法逐条解说》中也对于“正当理由”进行了限定，仅限于天灾或者立法限制（3年以上）导致商标无法使用等情形。[13]

美国商标法则规定，发生使用商标的阻碍原因不可归责于注册商标人，其中包括不可抗力、战争、政府禁令、罢工、企业破产清算、进口限制等。[14]

而我国香港地区相应的“没有能成立的理由”规定在《香港商标条例》第52条(2)(a)中，包含了商品或服务进出口限制或其他政府规定。[15]而不可抗力、破产清算却没有被包含其中。

各国的规定虽然存在着一定的差异性，但是在整体认定趋势上却保持了主客综合认定、从严认定的一致性。例如欧盟和日本都非常强调权利人对于障碍的不可控制性。香港也对于单独的不可抗力或破产清算不认定为正当理由。

（二）我国趋势

首先，对于三类具体列举的“正当理由”的情形，司法实践一般认为其并不能单独作为“撤三”制度的阻却事由。以“政策性限制”为例，在“惠誉 HUIYU”案[16]中，法院认为权利人未使用注册商标却系政策性限制，但是在三年期间其并未为商标的实际使用作出准备，因而不构成正当理由。除了不可抗力实践中较难遇到，更为常见的“破产清算”程序则即便在学理上也难以单独视为阻却事由，更遑论在司法实践中予以正面认定。

其次，对于其他事由，法院的认定更为严格，对于权利人的举证要求也更高。在兰桂坊案[17]中，一审法院认为“单独的前期准备行为也不能成为特定期间内不使用的正当理由”。更多的案件中，法院则并未明确论述不构成“正当理由”的原因，直接以不构成四项法定事由而予以驳回。

可见在我国的司法实践中，对于“正当理由”的认定除了法条中列举的三类客观事实之外，同样也会考量权利人是否有真实的使用意图/实际使用准备，以及其他个案的具体考量因素，总体上较为严格。

三、从认定标准把握“正当理由”诉讼策略

主客观相结合的综合认定标准已为法院所采纳，在严格认定“正当理由”的大趋势下，企业应当如何利用“正当理由”抗辩，来坚守自身的正当利益呢？

（一）莫小看真实使用意图/实际使用准备

从司法判例中可见，法院非常重视权利人申请注册商标的主观目的，体现为有无真实的使用意图或为实际使用做准备。这就要求商标权人在进行商品商业化准备活动中及时保留各种商标使用凭证。

另外，即便客观上真实面临了条款中所明确列举的三类阻却事由，商标权人也不能就此在权利上“躺尸”，一样需要为商标的重新使用作出积极的努力和准备。在前述“惠誉 HUIYU”和“Viridis”案中，法院均不否认客观上构成了商标不能使用的事由，但是权利人没能举证证明其主观上也具有实施商标使用的真实意图，因而不构成不使用的正当理由。

（二）不同法院适用标准不一

1. 证据时点

对于“正当理由”事由进行举证时，有两个时点和一个期间非常重要。分别为商标注册日、商标申请撤销日以及“三年”的期间。对于“障碍”来说，其应当是发生在商标注册日之后，商标申请撤销日之前的，并且能够覆盖商标不使用的整整“三年”期间，否则便算不上是根本上断绝了商标一切使用的可能性。上述 “惠誉 HUIYU”案[18]中也指明了时间点的重要性。

2. 证据类型

对于什么样的证据能够有助于证明“正当理由”的存在，由于个案中成功适用“正当理由”进行不使用抗辩的数量极少，且个案差异较大，尚未形成统一规律。但成功抗辩的案例，例如宝岛案[19]，仍可以带来启发，该案中“宝岛”商标权利人海南红塔公司向法院提交了2004、2005、2007、2011年国家烟草专卖局出具的有关《意见》和《函》，从而成功令法院得出了客观“政策性限制”导致了商标从根本上无法使用的结论。可见这是一个逐渐证成的过程，愈是客观中立、愈是在时间逻辑上周密的多份证明性文件愈有利于完成推论的证成。相反，孤证很难达到有效的证明力，例如“莎芬娜”案以及“大自然”案都因此而被撤销商标。

3. 如何举证

对于“正当理由”的举证来说，首要的就是保证证据的客观性，如此方能凸显“不可归责性”。例如官方的政策性文件、公开的自然灾害相关报道、第三方出具的破产事由分析报告等等。其次，对于不同类型的阻却事由，在举证方式上也稍有不同。对于政策性限制及不可抗力，重点在于证明客观不可抗力和政策的存在；但是对于破产清算及其他事由，仅仅对于“障碍”存在的举证还不充分，还须证明“障碍”形成的原因，及其对于商标使用的具体影响。例如，对于破产清算事由来说，不仅要考量破产清算的原因、破产清算对于商品销售的具体影响、以及清算程序的运行等等，这些都需要权利人进行举证。

在商标使用逐渐被重视的大背景下，“正当理由”作为我国注册商标“撤三”制度的唯一阻却事由，其适用范围和认定标准理应受到审慎对待。而权利人面对“撤三”的挑战，也不必畏惧。在认真了解该制度的认定机理的基础上，灵活运用“正当理由”及相应证据规则，积极维护自己正当的商标权益。

参考文献：

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1.Viridis Pharmaceutical v EUIPO, C-668/17, Judgment of 3 Jul 2019.2. “CJEU: Trademark use in clinical trials, no bar to non-use revocation”: https://www.jdsupra.com/legalnews/cjeu-trademark-use-in-clinical-trials-55193/, last visited: 2019-07-27.3. 如TRIPS协议第19条第1款的“有效理由”、德国商标法第26条第1项的“正当理由”，以及意大利商标法第42条之“法定理由”。4.(2014)高行（知）终字第3198号。5.(2014)高行终字1745号。6.(2011)高行终字第49号。7.(2014)高行知终第1276号。8.(2014)高行（知）终字2195号。9.(2013)高行终字第1751号。10.(2014)高行终字第112号。11.Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, Judgement of the Court (Third Chamber), 14 June 2007.12.熊伟红：《注册商标三年不使用撤销制度研究》，硕士学位论文，兰州大学，2017，第25页。13.特许厅编：《工业所有权法逐条解说（16版）》，第1212页。14.王莲峰：《商标的实际使用及其立法完善》，载于《华东政法大学学报》，2011年第6期，第24页。15.《香港商标条例》第52条(2)(a)。16.(2014)高行终字第47号。17.(2014)高行终字第112号。18.(2012)高行终字第1513号。19.(2014)高行（知）终字第3198号。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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